新聞背景

新修改的《專利審查指南》增加了有關(guān)圖形用戶界面(GUI)的內(nèi)容，允許就帶有圖形用戶界面的產(chǎn)品提交外觀設(shè)計專利申請，此舉受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。然而，在司法實踐中，如何通過司法途徑保護(hù)GUI，業(yè)界持有不同觀點。本文通過對典型案例的分析，對有關(guān)法律問題進(jìn)行梳理，希望對解決此類爭議有所裨益。

2014年3月，國家知識產(chǎn)權(quán)局對《專利審查指南》進(jìn)行了修改，其中在外觀設(shè)計專利申請和審查部分增加了有關(guān)圖形用戶界面(GUI)的內(nèi)容，允許權(quán)利人針對帶有圖形用戶界面的產(chǎn)品提交外觀設(shè)計專利申請。由此，軟件業(yè)界呼吁多年的問題得以解決，人們期待已久的GUI外觀設(shè)計能夠被授予專利權(quán)，并得到專利法的保護(hù)。

不過，在司法實踐中，如何通過司法途徑保護(hù)GUI，業(yè)界仍有爭議。2017年12月，北京知識產(chǎn)權(quán)法院就北京奇虎科技有限公司(下稱北京奇虎公司)訴北京江民新科技術(shù)有限公司(下稱江民新科公司)GUI外觀設(shè)計專利侵權(quán)案作出一審判決，駁回原告的訴訟請求，這在業(yè)界引發(fā)較大反響。很多產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界的專家、學(xué)者以及專利代理從業(yè)人員紛紛發(fā)表文章進(jìn)行探討，從各方面分析了該案裁判情況，指出了當(dāng)前我國法律體系對GUI外觀設(shè)計專利保護(hù)的不足之處。不難看出，很多人對當(dāng)前我國司法對GUI外觀設(shè)計專利的保護(hù)并不樂觀。那么，在司法實踐中，通過司法途徑保護(hù)GUI外觀設(shè)計專利權(quán)面臨哪些困難，又該如何解決呢?

典型案例引發(fā)關(guān)注

北京奇虎公司訴江民新科公司GUI外觀設(shè)計專利侵權(quán)案中，法院駁回了原告的訴訟請求，對此，有觀點認(rèn)為，該案判決是當(dāng)前有關(guān)外觀設(shè)計專利法律規(guī)范和司法實踐下的無奈之舉。具體來說，由于被告未向用戶提供電腦或移動終端產(chǎn)品而不能確定針對GUI外觀設(shè)計專利權(quán)的直接侵權(quán)行為，并且不能確定用戶具有直接實施行為，因而也不能確定被告需要承擔(dān)間接侵權(quán)行為的民事責(zé)任，從而原告不能向被訴侵權(quán)人主張行使自己的權(quán)利。

筆者認(rèn)為，上述情況對目前以提供軟件產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司的專利權(quán)保護(hù)來說無疑是一個漏洞，導(dǎo)致了在當(dāng)前軟件技術(shù)與硬件產(chǎn)品分開發(fā)展的產(chǎn)業(yè)大環(huán)境下，對GUI外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)力度不夠。這種情況不利于軟件行業(yè)的發(fā)展，也不符合當(dāng)前我國大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境。

該案判決后，有專家學(xué)者分析、探討了對GUI外觀設(shè)計專利進(jìn)行保護(hù)的各種可能性。比如，針對GUI外觀設(shè)計專利的保護(hù)客體，他們希望從法律層面作出改變，比如，把GUI外觀設(shè)計與產(chǎn)品剝離開來，對GUI外觀設(shè)計專利的保護(hù)不再考慮作為設(shè)計承載物的產(chǎn)品等。

然而，不管是要突破現(xiàn)有外觀設(shè)計侵權(quán)判定規(guī)則，即外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍包括設(shè)計和產(chǎn)品，還是要從法律層面進(jìn)行突破，都不能一蹴而就。通過對北京奇虎公司訴江民新科公司的案情進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為，即使根據(jù)現(xiàn)有的法律規(guī)范和司法實踐，仍然可以對GUI外觀設(shè)計專利進(jìn)行有效的司法保護(hù)，無需進(jìn)行制度上的修改和對外觀設(shè)計侵權(quán)判定規(guī)則的改變。

以北京市高級人民法院(下稱北京高院)就西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(下稱西電捷通公司)訴索尼移動通信產(chǎn)品(中國)有限公司(下稱索尼移動公司)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)的二審判決為例，該案中，法院認(rèn)為，在特殊情況下，直接實施專利權(quán)的行為人為非生產(chǎn)經(jīng)營目的的個人或直接實施專利權(quán)的行為屬于專利法第六十九條第三、四、五項的情形。由于直接實施行為不構(gòu)成專利侵權(quán)，如果不能判令間接侵權(quán)行為人承擔(dān)民事責(zé)任，則相當(dāng)一部分通信、軟件使用方法專利不能獲得法律有效或充分保護(hù)，不利于鼓勵科技創(chuàng)新及保護(hù)權(quán)利人合法權(quán)益。但是，由于直接實施人不侵犯專利權(quán)而由間接侵權(quán)行為人承擔(dān)民事責(zé)任屬于例外情況，應(yīng)當(dāng)符合一些要件。從該案判決可以看出，盡管用戶對專利權(quán)的直接實施行為未構(gòu)成直接侵權(quán)，但是在特殊情況下，間接侵權(quán)行為人仍然需要承擔(dān)民事責(zé)任。

筆者認(rèn)為，這一點在北京知識產(chǎn)權(quán)法院針對北京奇虎公司訴江民新科公司的判決中也得到了認(rèn)可。例如，在確認(rèn)是否構(gòu)成間接侵權(quán)時，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)行為構(gòu)成幫助侵權(quán)行為的前提之一是用戶具有直接實施涉案專利的行為。這里，法院并未要求被訴侵權(quán)行為構(gòu)成幫助侵權(quán)行為的前提條件必須是具有直接侵權(quán)行為的存在。實際上，根據(jù)北京高院發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南(2017)》的第一百一十九條中規(guī)定：“……行為人提供該專用產(chǎn)品的行為構(gòu)成本指南第一百一十八條規(guī)定的幫助他人實施侵犯專利權(quán)行為，但該他人屬于本指南第一百三十條或?qū)＠ǖ诹艞l第(三)(四)(五)項規(guī)定之情形的，由該行為人承擔(dān)民事責(zé)任。”本指南第一百三十條規(guī)定：“為私人利用等非生產(chǎn)經(jīng)營目的實施他人專利的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。”

那么，在北京奇虎公司訴江民新科公司GUI外觀設(shè)計專利侵權(quán)案中，存在用戶直接實施涉案專利的行為嗎?根據(jù)原告的主張，原告登錄被告的官網(wǎng)，下載并安裝被訴侵權(quán)軟件，并對被訴侵權(quán)軟件運行中的各項動態(tài)效果進(jìn)行了公證。可見，用戶可以將被訴侵權(quán)軟件下載到電腦上進(jìn)行安裝和使用，在這個過程中，被訴侵權(quán)軟件的GUI界面會顯示在電腦的顯示器上。用戶在將被訴侵權(quán)軟件下載、安裝到電腦上時，客觀上形成了運行有該被訴侵權(quán)軟件的電腦產(chǎn)品，這相當(dāng)于對運行有該被訴侵權(quán)軟件的電腦產(chǎn)品的制造行為。

根據(jù)專利法第十一條第二款的規(guī)定，對外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的制造行為屬于直接實施外觀設(shè)計專利權(quán)的行為。由此，筆者認(rèn)為，在北京奇虎公司訴江民新科公司的GUI外觀設(shè)計專利侵權(quán)案中，存在用戶的直接實施行為。在這種情況下，如果法院確認(rèn)用戶安裝、使用被訴侵權(quán)軟件的電腦顯示器產(chǎn)品與原告的GUI外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近，并且該被訴侵權(quán)軟件的GUI外觀設(shè)計與被授予專利權(quán)的GUI外觀設(shè)計相同或者近似，則根據(jù)前述西電捷通公司訴索尼移動公司的案例中的認(rèn)定以及北京高院的《專利侵權(quán)判定指南(2017)》中的相關(guān)規(guī)定，提供被訴侵權(quán)軟件的被告理應(yīng)承擔(dān)間接侵權(quán)的民事責(zé)任。

侵權(quán)責(zé)任如何認(rèn)定

上面探討了在北京奇虎公司訴江民新科公司的GUI外觀設(shè)計專利侵權(quán)案中，被告是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)間接侵權(quán)的民事責(zé)任。那么該案中，相關(guān)當(dāng)事人是否存在直接侵權(quán)行為呢?

在西電捷通公司訴索尼移動公司一案中，北京高院認(rèn)為，至少在設(shè)計研發(fā)或樣品檢測階段，索尼移動公司未經(jīng)許可完整地實施了涉案專利技術(shù)方案。由此也可以認(rèn)定索尼移動公司在制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的過程中未經(jīng)許可實施了涉案專利，侵犯了西電捷通公司的涉案專利權(quán)。在北京奇虎公司訴江民新科公司GUI外觀設(shè)計專利侵權(quán)案中，根據(jù)軟件開發(fā)領(lǐng)域的常識可知，被告在研發(fā)被訴侵權(quán)軟件的過程中，一定存在使用電腦進(jìn)行軟件編碼、運行調(diào)試的過程，在運行調(diào)試的過程中，也必然會發(fā)生被訴侵權(quán)軟件的GUI界面出現(xiàn)在電腦顯示器上的情況。如前所述，這在客觀上形成了運行有該被訴侵權(quán)軟件的電腦產(chǎn)品，相當(dāng)于對運行有該被訴侵權(quán)軟件的電腦產(chǎn)品的制造行為。根據(jù)北京高院對西電捷通公司訴索尼移動公司一案的判決，在北京奇虎公司訴江民新科公司GUI外觀設(shè)計專利侵權(quán)案中，被告在被訴侵權(quán)軟件的研發(fā)階段，必然會實施涉案GUI外觀設(shè)計專利，從而存在對涉案GUI外觀設(shè)計專利權(quán)的直接侵權(quán)行為。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及司法解釋，對于間接侵權(quán)的認(rèn)定有著嚴(yán)格的要求。但是，誠如北京高院就西電捷通公司訴索尼移動公司作出的判決書中所述，由于普通用戶直接實施專利權(quán)的行為不構(gòu)成專利權(quán)侵權(quán)，如果不能判令間接侵權(quán)行為人承擔(dān)民事責(zé)任，則相當(dāng)一部分通信、軟件使用方法專利不能獲得法律有效或充分保護(hù)，不利于鼓勵科技創(chuàng)新及保護(hù)權(quán)利人合法權(quán)益。在這種情況下，才有了西電捷通公司訴索尼移動公司一案中的突破。盡管這樣，目前仍然未能解決GUI外觀設(shè)計專利權(quán)如何能夠得到有效保護(hù)的問題。

筆者認(rèn)為，既然已經(jīng)通過《專利審查指南》的修改，允許申請人提交GUI外觀設(shè)計專利申請并獲得授權(quán)，就是考慮到當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)狀況而需要對GUI外觀設(shè)計權(quán)利進(jìn)行保護(hù)。在這種情況下，不管是從立法角度，還是從司法角度，都要考慮這一現(xiàn)實問題。如果立法修改難度較大，那么從司法裁判上有進(jìn)一步的突破就是執(zhí)法者應(yīng)該考量的問題。

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