近日，筆者接到客戶關(guān)于商標(biāo)許可備案的相關(guān)問題的咨詢，經(jīng)仔細(xì)梳理過后，特將商標(biāo)許可合同備案的那些事兒同大家分享，歡迎大家提出不同意見和高見。

概 況

一家國外公司(許可人)擬簽訂一份商標(biāo)許可合同，許可一家中國公司(被許可人)使用其注冊商標(biāo)，被許可人生產(chǎn)帶有該商標(biāo)的指定商品，并將其投入市場。

Q 許可合同備案有什么效果?

A

(1)商標(biāo)法第四十三條中規(guī)定商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對(duì)抗善意第三人。許可合同信息會(huì)公開備案在商標(biāo)局公共系統(tǒng)中，視為相關(guān)公眾對(duì)此許可情況的知曉;如果沒有在商標(biāo)局進(jìn)行備案，不視為相關(guān)公眾知曉這種許可關(guān)系;

(2)許可合同經(jīng)過備案，會(huì)給第三方“該枚商標(biāo)在使用中”的想法，從而會(huì)降低他人對(duì)該商標(biāo)提起連續(xù)三年不使用撤銷的風(fēng)險(xiǎn);

(3)如果國外公司注冊商標(biāo)被第三方提出三年不使用撤銷申請或涉及其他的商標(biāo)異議、無效案件時(shí)，被許可人即中國公司提供的使用證據(jù)可以被視為對(duì)該注冊商標(biāo)的有效使用，其提供的證據(jù)會(huì)被商標(biāo)局、商評(píng)委及法院采納;如若不進(jìn)行備案，則需要在提供使用證據(jù)的同時(shí)提交許可合同，而假如許可合同中涉及機(jī)密信息，則易被第三方獲取，對(duì)客戶不利。

Q 如被許可人擅自使用商標(biāo)，許可人如何應(yīng)對(duì)?（比如在許可人解除許可合同之后，許可人仍然繼續(xù)使用商標(biāo)等情況）；

A

建議在許可協(xié)議中明確列明解除許可合同之后被許可人的責(zé)任與義務(wù)，針對(duì)被許可人擅自使用商標(biāo)的行為予以規(guī)定。

商標(biāo)使用許可申請書中會(huì)明確規(guī)定商標(biāo)許可期限和經(jīng)許可的商品/服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)此許可期限也會(huì)備案在商標(biāo)局系統(tǒng)中。一旦在許可關(guān)系解除后(若中途解除，需向商標(biāo)局提交許可提前終止備案申請)或者許可合同到期后，被許可人仍擅自使用注冊商標(biāo)，許可人可按合同約定針對(duì)被許可人的使用行為采取法律措施。

Q 許可人提前解除許可合同的，其不可單方去做商標(biāo)局許可提前終止備案，而需要被許可人的配合,因?yàn)椤渡虡?biāo)使用許可提前終止備案表》要求許可人和被許可人均簽字。實(shí)踐中，許可人無法單方去做許可終止備案的，主要有什么措施?

A

許可人或者被許可人都無法單方去向商標(biāo)局提交提前終止許可的備案，必須雙方同時(shí)簽署終止備案的相關(guān)申請文件;如果一方不簽署，就無法終止備案，也就是說備案的許可將持續(xù)有效，直至許可期限截止。在此期間，如果雙方合作關(guān)系破裂，許可人可能會(huì)承擔(dān)被許可人惡意使用注冊商標(biāo)(產(chǎn)品質(zhì)量等問題)所帶來的負(fù)面影響等。

遇到這種情況，許可人可訴諸法律程序，通過民事訴訟要求終止合同。獲得法院的支持和判決后，可提交至中國商標(biāo)局，請求中國商標(biāo)局協(xié)助執(zhí)行，終止合同。

通常我們建議不要將許可期限簽太久，也是為了防止這種情況的出現(xiàn)，一般許可一至三年為宜，如若之后繼續(xù)許可，可再次續(xù)簽合同，并進(jìn)行許可備案申請。此外，在合同中，也最好約定被許可人關(guān)于終止合同和終止備案的責(zé)任與義務(wù)。

Q 根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第66條，為了避免商標(biāo)因連續(xù)三年沒使用而被撤銷，商標(biāo)注冊人可以提供“商標(biāo)注冊人許可他人使用注冊商標(biāo)的證據(jù)材料”。

商標(biāo)注冊人必須提供許可合同已進(jìn)行備案的證據(jù)(即《備案回執(zhí)》等)嗎?還是提供許可合同就行?還是都可以，但如有《備案回執(zhí)》更容易地采信?換言之，許可人可依靠被許可人使用了其商標(biāo)來對(duì)抗“三年不使用”撤銷，是許可合同本身的效果還是合同備案的效果?

A

許可合同不是必須要經(jīng)過備案才生效(除非合同中另有約定)，故，在三年不使用撤銷案件中，提交許可合同或是經(jīng)備案的商標(biāo)使用許可(包括商標(biāo)局公共系統(tǒng)網(wǎng)站打印頁、商標(biāo)使用許可合同備案核準(zhǔn)通知等)均可。假如商標(biāo)使用許可已經(jīng)備案，則無需再提交許可合同;而如果商標(biāo)使用許可未向商標(biāo)局備案，則最好提交許可合同，證明許可關(guān)系。

此外，僅僅是許可合同，或是許可備案的信息，均單獨(dú)無法作為有效證據(jù)在三年不使用撤銷案件中維持商標(biāo)的注冊。被許可人需進(jìn)一步提供其他被許可人使用商標(biāo)的證據(jù)，證明該許可合同已實(shí)際履行。

Q 根據(jù)《商標(biāo)使用許可合同備案辦法》第15條，”有下列情形之一的，許可人和被許可人應(yīng)當(dāng)書面通知商標(biāo)局及其各自所在地縣級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)”：…（三）商標(biāo)使用許可合同提前終止的；”

這條規(guī)定仍然有效嗎?如是，一家外國公司也有義務(wù)通知工商嗎?哪地工商?

A

根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法的規(guī)定，僅向商標(biāo)局提交備案終止合同即可。

Q 根據(jù)《民法通則》第122條，“因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成他人財(cái)產(chǎn)、人身損害的，產(chǎn)品制造者、銷售者應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任”。

根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》第41條，“因產(chǎn)品存在缺陷造成人身、缺陷產(chǎn)品以外的其他財(cái)產(chǎn)(以下簡稱他人財(cái)產(chǎn))損害的，生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。”最高人民法院關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標(biāo)所有人為被告提起民事訴訟的批復(fù)(法釋〔2002〕22號(hào)，請見附件)規(guī)定：“任何將自己的姓名、名稱、商標(biāo)或者可資識(shí)別的其他標(biāo)識(shí)體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個(gè)人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“生產(chǎn)者””。請問下列兩種理解哪一項(xiàng)準(zhǔn)確：(一)許可人的商標(biāo)體現(xiàn)在產(chǎn)品上，則自動(dòng)視為許可人是“產(chǎn)品制造者”、“生產(chǎn)者”，使其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。(二)許可人的商標(biāo)體現(xiàn)在產(chǎn)品上，只有商品包裝上提出了他是生產(chǎn)者的情況下，才可視為許可人是“產(chǎn)品制造者”、“生產(chǎn)者”，使其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

A

筆者認(rèn)為第一種理解較為準(zhǔn)確，即許可人的商標(biāo)體現(xiàn)在產(chǎn)品上，則自動(dòng)視為許可人是“產(chǎn)品制造者”、“生產(chǎn)者”，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。具體分析如下：

1. 許可人是真正商標(biāo)權(quán)利人，被許可人經(jīng)許可人授權(quán)后方可將被許可商標(biāo)使用在相關(guān)商品上，消費(fèi)者在購買產(chǎn)品時(shí)通常是基于品牌(即許可人商標(biāo))在市場所享有的知名度和美譽(yù)度來進(jìn)行選擇，因此品牌的影響力會(huì)直接影響消費(fèi)者的購買行為;

2. 根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。無論是出于保護(hù)自身權(quán)益，還是其他因素的考慮，在許可合同中，許可人應(yīng)當(dāng)標(biāo)明許可人對(duì)被許可人使用被許可商標(biāo)的商品質(zhì)量、商標(biāo)使用形式等問題有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督，一旦被許可人產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，也反映了許可人在許可合同中執(zhí)行過程中監(jiān)督力度不到位，因此，應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

3. 鑒于許可合同執(zhí)行中存在的種種風(fēng)險(xiǎn)(尤其是商品質(zhì)量問題)，我們建議許可人定時(shí)、及時(shí)對(duì)被許可人使用商標(biāo)的情況以及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查，以降低產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題所帶來的不良影響以及財(cái)產(chǎn)損失。

Q 根據(jù)《商標(biāo)法》第43條規(guī)定，許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量，那么1）許可人未進(jìn)行”監(jiān)督“會(huì)有什么樣的法律后果？2）這條規(guī)定意味著如果產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量不合格或存在缺陷，許可人應(yīng)當(dāng)提交證據(jù)證明其進(jìn)行了監(jiān)督，否則許可人會(huì)對(duì)質(zhì)量不合格或產(chǎn)品缺陷承擔(dān)法律責(zé)任? 如是，向誰承擔(dān)責(zé)任？3）許可人可如何證明其監(jiān)督了被許可人的商品質(zhì)量？

A

1)如上所述，一旦被許可人產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，而許可人又未盡監(jiān)督責(zé)任的前提下，許可人承擔(dān)的法律責(zé)任大于許可人所盡的監(jiān)督責(zé)任。但是在監(jiān)督過程中，不排除被許可人故意隱瞞、謊報(bào)等情況，這些因素均會(huì)影響許可人所承擔(dān)的法律責(zé)任占比;

2)許可人可以提交證據(jù)以證明其在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中履行了監(jiān)督的責(zé)任，但是法院是否會(huì)全部予以采納還需視具體情形而定。許可人應(yīng)向原告承擔(dān)法律責(zé)任;

3)許可人可請專業(yè)機(jī)構(gòu)定期出具專業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告，專業(yè)機(jī)構(gòu)所出具的報(bào)告在法律意義上可信度以及可采納度也會(huì)比許可人自行出具的報(bào)告要強(qiáng)很多。

無論承擔(dān)法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的高低，筆者建議許可人在許可合同執(zhí)行過程中嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量等問題，以求將風(fēng)險(xiǎn)降至最低。此外，許可人作為品牌所有人，任何可能對(duì)品牌造成嚴(yán)重打擊的商業(yè)行為都應(yīng)該極力予以規(guī)避，力求塑造企業(yè)品牌在市場良好的口碑以及企業(yè)的良好形象。

最后，筆者也提醒商標(biāo)注冊人在簽訂許可合同/協(xié)議的過程中千萬不要忽視任何細(xì)節(jié)，一點(diǎn)一滴的細(xì)節(jié)問題都有可能最終演變?yōu)殛P(guān)乎企業(yè)生死存亡的大事!

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