如何判斷外文標志用作商標是否具有顯著特征？

當一件商標由外文標志組成時，應如何判斷對其是否具有顯著特征?在圍繞第20825877號“CHLOROPHYLL TEA-LEAF及圖”商標(下稱訴爭商標，如圖)展開的商標申請駁回復審行政糾紛一案中，北京市高級人民法院作出的終審判決，給出了這一問題的答案。

如何判斷外文標志用作商標是否具有顯著特征？北京市高級人民法院指出，審查判斷由外文標志組成的商標是否具有顯著特征，應結合該標志指定使用的商品或服務，以相關公眾的通常認知為依據，以該標志能否起到標識、區分商品或服務來源的作用作為判斷標準。

據了解，訴爭商標由日本日興制藥株式會社(下稱日興會社)于2016年8月1日提出注冊申請，指定使用在洗面奶、防皺霜、粉刺霜、生發油、化妝品等第3類商品上。經審查，原國家工商行政管理總局商標局(下稱原商標局)認為訴爭商標使用在化妝品等指定商品上直接表示了商品的原料等特點，缺乏商標應有的顯著特征，遂決定駁回訴爭商標的注冊申請。

日興會社不服原商標局所作決定，隨后向原國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱原商評委)申請復審，但原商評委于2018年4月26日作出駁回訴爭商標注冊申請的復審決定。

日興會社繼而向北京知識產權法院提起行政訴訟稱，訴爭商標為具有顯著特征的圖文組合商標，使用在化妝品等指定商品上并未直接表示商品的原料等特點;同時，按照審查標準一致原則，第3264287號“多妮葉綠素TOMI Chlorophyll及圖”商標被獲準注冊，訴爭商標也應予以核準注冊。

北京知識產權法院經審理認為，訴爭商標中的“CHLOROPHYLL”可翻譯為“葉綠素”，“TEA-LEAF”可翻譯為“茶葉”，同時配以“樹葉”圖形，使用在防皺霜、粉刺霜、化妝品等指定商品上，直接表明了此類商品中的常見原料等，缺乏商標應有的顯著特征;商標授權審查因各案事實情況不同可能結論各異，其他商標獲準注冊的情況并非訴爭商標獲準注冊的當然依據。綜上，法院一審判決駁回日興會社的訴訟請求。

日興會社不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

經審理，北京市高級人民法院認為，日興會社所述其他商標獲準注冊情況不能成為訴爭商標獲準注冊的當然理由。訴爭商標的構成要素“CHLOROPHYLL”可翻譯為“葉綠素”，“TEA-LEAF”可翻譯為“茶葉”，構成圖形系“樹葉”圖形，訴爭商標的文字部分傳遞出的含義與圖形部分傳遞的含義相近，訴爭商標整體使用在化妝品、防皺霜、粉刺霜等指定商品上，相關公眾施以一般注意力，易將之理解為系對商品的原料、成份等特點的直接描述，而不易將之作為標識商品來源的標志加以識別。據此，法院判決駁回日興會社上訴，維持一審判決。(王國浩)

行家點評

劉云佳 北京市盈科律師事務所 律師：近年來，越來越多的國外企業進入中國市場，一件外文商標成為其表明商品或服務來源的重要標志。當一件商標為外文標志時，應當根據中國相關公眾的通常認識，對該外文商標是否具有顯著特征進行審查判斷。標志中外文的固有含義可能影響其在指定使用商品上的顯著特征，但相關公眾對該固有含義的認知程度較低，能夠以該標志識別商品來源的，可以認定其具有顯著特征。

根據《商標審查及審理標準》規定，一個或者兩個普通表現形式的字母屬于我國商標法第十一條規定的“其他缺乏顯著特征”的標志，依照社會通常觀念，此類標志本身或者作為商標使用在指定使用商品或服務上不具備表示商品或服務來源作用。

同時，還應對外文文字進行翻譯，結合其翻譯結果與涉案商標指定使用商品的關聯性判斷其是否具有顯著特征，如其僅為指定使用商品的通用名稱的，則構成我國商標法第十一條第一款第(一)項規定的情形。該規定中的“通用名稱”不僅包含我國國家標準、行業標準以及約定俗成的涉案商標的名稱，還包括被相關公眾知曉、表示涉案商標通用名稱的外文標志，如“MULLER”可譯為“研磨機”，將其作為商標注冊使用在磨具(手工具)商品上顯然是商品通用名稱而不具有顯著特征。對外文標志是否構成商品的通用名稱也需考量“相關公眾”的范圍，在“傂偠偒”商標無效宣告案件中，法院依據“傂偠偒”是“羊棲菜”的日文名稱，而其注冊使用在羊棲菜、海菜等商品上，以此特定行業的認識為標準，羊棲菜種植、加工、出口所在地、此行業的生產者、經營者才是通用名稱判定的“相關公眾”。

此外，還要判斷外文標志之翻譯結果是否僅直接表示了指定商品或服務的功能用途、主要原料等特點。該案中，訴爭商標中的“CHLOROPHYLL”可翻譯為“葉綠素”，“ TEA-LEAF”可翻譯為茶葉，所包含的圖形部分也并不具有顯著特征，而是與英文相應的“樹葉”圖形。而實際中，葉綠素對酶的制造、維持活性有重要作用，有助于達到養顏美膚、改善暗瘡的效果，是防皺霜、粉刺霜等訴爭商標所指定使用商品的主要原料，將其注冊使用在上述商品上顯然不具有顯著特征，無法起到區分商品來源的作用，進而不能作為商標注冊。

當然，以上情形中的外文標志如果經過使用取得顯著特征并便于識別，也可以作為商標注冊，但需要結合具體案件情況、分析案件所涉證據材料等來綜合認定。

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