中國企業申請美國商標注冊需要了解的知識

日期：2019-06-18 15:23:56 　　點擊：

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美國專利商標局近期發布通知，其考慮擬定新規，要求所有美國商標的外國申請人、美國商標注冊人以及在商標評審和上訴程序中的外國當事人指定一名美國持證律師擔任其代理人。該擬議新規旨在保護美國商標注冊登記制度，并解決瑕疵性以及欺詐性商標申請日益增加的問題。這些不當申請多來自Pro Se商標申請，即商標申請人自行提交的、未指定律師為代理人的申請。USPTO指出：上述不當申請似乎大多源自中國申請人，這些申請或者受中國地方財政補貼的驅使。如果對于商標問題有任何疑問，歡迎前來咨詢，我們可以為您提供專業的指導性意見。歡迎關注知春路知識產權商標在線查詢網

上述擬議新規一旦通過，將于2019年秋季生效。USPTO已于2019年3月18日前完成意見征詢工作。對于不合規申請，是在申請提交之后立即予以中止，等待申請人指定美國律師，抑或是等到首次審查意見書出具之后再執行上述規定，USPTO仍在考量之中。

上述擬議新規雖然是因為過多的不當商標申請而引發，但其一旦實施，將會對中國申請人提交的正當申請產生影響。對于正在或者打算在美國進行商標布局的中國企業，應當未雨綢繆，開始審視已經提交或者打算提交的申請，評估是否需要接洽美國知識產權律師，并考慮相應的預算。

根據2013年斯坦福法學院對25年間USPTO商標申請和注冊數量的調研，自行商標申請的成功率為40%左右，這大大低于那些通過律師提交的商標申請成功率（至少為60%）。基于這個原因，即使不考慮擬議新規，也建議中國申請人在申請美國商標前咨詢專業的美國律師，以提高注冊成功率。

上述擬議新規還包含其他哪些變化？

除要求外國申請人聘請美國律師處理USPTO相關事務外，上述擬議新規還對當前法律實踐作出了另外幾處變更，包括：

擬議新規并不是只針對中國申請人，還適用于主營業務地址不位于美國境內的所有外國公司；

擬議新規要求代理外國申請人的美國律師必須在美國五十個州中的至少一個州、哥倫比亞特區、聯邦或美國領土內具有生效的執業資格；

擬議新規將取消現有的對加拿大商標律師及代理人的相互承認，但目前已確認有資格在USPTO執業的律師例外。

馬德里商標申請也須遵守有關必須由美國律師代理的規定，除非相關申請滿足所有法律手續（含商品描述），首次審查后即適宜公布（2017財年中此類情況發生率僅為2.9%）；